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湛江如何判断商标是否属于描述性使用?二审改判!北京高院:判断商标是否属于直接描述性标志的考量因素

2023-08-22

裁判要旨

判断商标是否属于直接描述性标志,应从以下两个方面考虑:

其一,相关公众看到该标志的通常认知。如果相关公众在看到某一标志时,无须想象即能判断出其属于对商品或服务特点的描述,则该标志为描述性标志。如果相关公众在看到某一标志时,需要经过一定程度的演绎、解释、说明或想象才能将该标志与商品或服务的特点相对应,则该标志并非直接描述性标志而属于暗示性标志,虽然显著性不高,但是已经达到商标法对显著特征的最低要求。

其二,该标志是否属于同业经营者描述该商品或服务的惯常方式。如果某一标志为同业经营者用来描述此类商品或服务功能、用途、特点的常用标志,则该标志为描述性标志。

本案中,诉争商标由中文“随堂上”及图形构成,其中“随堂”二字常有“跟随课堂进行”之意,但该含义与诉争商标指定使用的复审服务并无直接关联。“随堂上”整体并非固有的中文词汇,指定使用在“酒吧服务;流动饮食供应”等复审服务上,按照相关公众的通常认知,有可能领会到隐含了“在经营场所随即提供服务”之意,但该种含义仅间接表达了相关公众对相关服务具有方便快捷等特点的期许,并非对“酒吧服务;流动饮食供应”等复审服务质量、方式等固有特点的惯常描述方式,相关公众在看到“随堂上”一词时,需要经过一定程度的演绎、想象才可能将其与相关公众对“酒吧服务;流动饮食供应”等复审服务具有较高服务质量等特点相关联。因此,“随堂上”并不属于对上述服务的质量或其他特点的直接描述,能够起到区分服务来源的作用,并未违反商标法第十一条第一款第二项的规定。

裁判全文

北京市高级人民法院

行政判决书

2022)京行终3597号

当事人

上诉人(原审原告):太古地产酒店控股有限公司,住所地香港特别行政区金钟道88号太古广场一座33楼。

法定代表人:WINTER Dean,董事。

委托诉讼代理人:董春晓,北京市路盛律师事务所律师。

委托诉讼代理人:王惠,北京市路盛律师事务所律师。

被上诉人(原审被告):国家知识产权局,北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人:申长雨,局长。

委托诉讼代理人:庞敏,国家知识产权局审查员。

审理经过

上诉人太古地产酒店控股有限公司(简称太古公司)因商标申请驳回复审行政纠纷一案,不服北京知识产权法院(2021)京73行初17409号行政判决,向本院提起上诉。本院于2022年7月19日受理本案后,依法组成合议庭进行了审理。2022年9月23日,上诉人太古公司的委托诉讼代理人董春晓,被上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人庞敏在线接受了本院询问。本案现已审理终结。

一审法院认定事实

北京知识产权法院查明:

一、诉争商标申请号:47205940。

二、被诉决定

国家知识产权局于2021年5月26日作出的商评字[2021]第149953号《关于第47205940号“随堂上”商标驳回复审决定书》认定,诉争商标整体易被识别为日常用语,作为商标指定使用在复审服务上,易使相关公众理解为对服务的内容、方式等特点的描述,而不是作为商标加以识别,缺乏注册商标应有的显著特征,已构成《中华人民共和国商标法》(简称商标法)第十一条第一款第二项规定的情形。国家知识产权局决定:诉争商标在复审服务上的注册申请予以驳回。

三、其他事实

在原审庭审中,太古公司明确表示对国家知识产权局作出被诉决定的程序不持异议。

一审法院认为

北京知识产权法院认为:诉争商标中的汉字部分“随堂上”整体易被识别为日常用语,作为商标指定使用在服务上易使相关公众理解为对服务的内容、方式等特点的描述,缺乏商标注册应有的显著特征。原告提交的证据不足以证明诉争商标经使用已经具备商标注册应有的显著特征。

一审裁判结果

北京知识产权法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定,判决:驳回太古公司的诉讼请求。

上诉人诉称

太古公司不服原审判决,向本院提起上诉,请求撤销原审判决和被诉决定,责令国家知识产权局重新作出决定。其主要上诉理由为:1.诉争商标“随堂上”系太古公司独创设计,并非固有词汇,源自太古公司“随堂里”系列品牌,为突出其位于“随堂里”饭店楼上而取名,本身具有极高的显著性,未直接表示服务的内容、方式等特点,不构成商标法第十一条第一款第二项规定的情形。2.诉争商标经过太古公司长期、大量的宣传使用,在相关公众中已经建立了较高知名度和美誉度,与太古公司形成唯一对应关系,相关公众看到诉争商标便会将其识别为太古公司酒店系列品牌。3.诉争商标与“随堂里”商标在名字和设计上高度相似,明显为系列商标,按照相同的审理标准,诉争商标应予以核准注册。

被上诉人辩称

国家知识产权局服从原审判决。

二审法院认定事实

经本院审理查明,原审法院查明的事实基本属实,但过于简单,本院另查明如下:

一、诉争商标

1.申请人:太古公司。

2.申请号:47205940。

3.申请日期:2020年6月12日。

4.标志:



47205940号“随堂上”商标,图片来源:知产宝商标数据库

5.指定使用服务(第43类,类似群:4301-4306):酒吧服务;会议室出租;养老院等(统称复审服务)。

上述事实,有被诉决定、诉争商标的商标档案、行政阶段相关材料、当事人陈述等证据在案佐证。

二审法院认为

本院认为:

商标法第十一条第一款第二项规定,仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志,不得作为商标注册。

上述规定的“不得作为商标注册的标志”指直接描述性标志。限制此类标志作为商标注册是源于标志显著性的考虑,将直接描述性标志使用在商品或者服务上,相关公众通常认为该标志系对于商品或服务相应特点的描述,而非将其用作识别商品或服务的来源,无法发挥商标所应具有的将某一提供者与其他提供者区别开来的功能。

判断商标是否属于直接描述性标志,应从以下两个方面考虑:其一,相关公众看到该标志的通常认知。如果相关公众在看到某一标志时,无须想象即能判断出其属于对商品或服务特点的描述,则该标志为描述性标志。如果相关公众在看到某一标志时,需要经过一定程度的演绎、解释、说明或想象才能将该标志与商品或服务的特点相对应,则该标志并非直接描述性标志而属于暗示性标志,虽然显著性不高,但是已经达到商标法对显著特征的最低要求。其二,该标志是否属于同业经营者描述该商品或服务的惯常方式。如果某一标志为同业经营者用来描述此类商品或服务功能、用途、特点的常用标志,则该标志为描述性标志。

本案中,诉争商标由中文“随堂上”及图形构成,其中“随堂”二字常有“跟随课堂进行”之意,但该含义与诉争商标指定使用的复审服务并无直接关联。“随堂上”整体并非固有的中文词汇,指定使用在“酒吧服务;流动饮食供应”等复审服务上,按照相关公众的通常认知,有可能领会到隐含了“在经营场所随即提供服务”之意,但该种含义仅间接表达了相关公众对相关服务具有方便快捷等特点的期许,并非对“酒吧服务;流动饮食供应”等复审服务质量、方式等固有特点的惯常描述方式,相关公众在看到“随堂上”一词时,需要经过一定程度的演绎、想象才可能将其与相关公众对“酒吧服务;流动饮食供应”等复审服务具有较高服务质量等特点相关联。因此,“随堂上”并不属于对上述服务的质量或其他特点的直接描述,能够起到区分服务来源的作用,并未违反商标法第十一条第一款第二项的规定。被诉决定及原审判决对此认定有误,本院予以纠正。太古公司的相关上诉理由成立,本院予以支持。

二审裁判结果

综上所述,由于被诉决定及原审判决认定事实及适用法律有误,本院予以纠正。太古公司的上诉理由部分成立,对其上诉请求,本院予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第三款之规定,判决如下:

一、撤销北京知识产权法院(2021)京73行初17409号行政判决;

二、撤销国家知识产权局作出的商评字[2021]第149953号《关于第47205940号“随堂上”商标驳回复审决定书》;

三、国家知识产权局就太古地产酒店控股有限公司针对第47205940号“随堂上”商标提出的驳回复审申请重新作出决定。

本案一审案件受理费人民币五十元,二审案件受理费人民币一百元,均由国家知识产权局负担(于本判决生效后七日内交纳)。

本判决为终审判决。

审 判 长     

审 判 员  闫永廉

审 判 员  王晓颖

二〇二二年十月十二日

         

书 记 员    

案例文字转自:知产宝

马律师
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